“BIGOTTI.COM”: LA COMPRAVENDITA DI DOMINI GENERICI DA PARTE DEI DOMAINERS È ATTIVITÀ LEGITTIMA
WIPO CASE N. D2017-0148 “BIGOTTI.COM”: LA COMPRAVENDITA DI DOMINI GENERICI DA PARTE DEI DOMAINERS È ATTIVITÀ LEGITTIMA. IRRILEVANZA DELLE PRECEDENTI DISPUTE O DEL NUMERO DI NOMI A DOMINIO POSSEDUTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA MALAFEDE.
Scritto il 7 aprile 2017 da Selena Travaglio – WebLegal.it.
Una recente decisione dell’Arbitration and Mediation Center della WIPO nella procedura di riassegnazione del nome a dominio “bigotti.com” – resistente difeso dall’Avv. Roberto Manno – ha confermato la liceità dell’attività imprenditoriale caratterizzata dalla registrazione di nomi a dominio generici composti da parole di vocabolario.
La disputa è stata introdotta da parte del titolare di alcuni marchi nazionali e comunitari consistenti nella parola “BIGOTTI”. Nel ricorso, quali circostanze rilevanti ai fini degli artt. 4(a)(ii) e (iii) della UDRP Policy, erano state prospettate il numero di nomi a dominio (più di 17.000) e l’elevato numero di procedure di riassegnazione nelle quali il resistente risultava coinvolto (circa 60).
Il resistente ha, a sua volta, eccepito la genericità del nome a dominio corrispondente al marchio anteriore, precisando come la compravendita di nomi a dominio corrispondenti a parole comuni sia da ritenersi perfettamente lecita e consentita sia a livello nazionale che internazionale. Quanto al coinvolgimento in numerose procedure di riassegnazione – molte delle quali conclusesi a favore del resistente – tale circostanza non poteva assumere rilievo quale indice di malafede, trattandosi piuttosto di una naturale conseguenza dell’attività imprenditoriale concernente, appunto, l’acquisto e la rivendita di “generic domain names”.
Il Collegio uninominale designato dalla WIPO nella persona dell’esperto George R. F. Souter, ha accolto integralmente le ragioni della resistente, riconoscendo – anche sulla base di precedenti decisioni citate dal resistente tra cui Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Case No. D2003-0455; e Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Case No. D2004-0110 – nella registrazione di nomi a dominio generici per scopo commerciale (cd. “domain names investment”) un’attività pacificamente legittima.
L’esperto della WIPO ha rilevato come la registrazione del nome a dominio corrispondente ad un marchio consistente in una parola di uso comune in una lingua straniera non integri automaticamente un’ipotesi di malafede nelle frequenti dispute scaturenti da tali conflitti.
La pronuncia offre interessanti elementi per la risoluzione delle tutt’altro che infrequenti controversie relative la registrazione ed uso di nomi a dominio generici, scartando quelle teorie che fondano la malafede sulla presenza di circostanze quali la mera registrazione di un elevato numero di nomi a dominio; ovvero il coinvolgimento del resistente in “numerose” procedure di riassegnazione.
L’arbitro della WIPO (che ha accolto ben 112 ricorsi su 116) ha ritenuto, infatti, “non sorprendente che la registrazione di nomi a dominio generici inneschi, involontariamente, dispute nei confronti dei titolari dei marchi corrispondenti”. Ed è proprio in considerazione della particolare attività imprenditoriale del resistente (“business of registering domain names”) che l’arbitro ha escluso che la registrazione della parola “bigotti” fosse finalizzata a trarre un ingiusto profitto od ad arrecare pregiudizio al corrispondente marchio nazionale rumeno.
Al contempo, deve segnalarsi come i regolamenti per la risoluzione delle dispute di importanti gTLDs (§§8.1.2; 8.4 delle “Dispute Resolution Service Policy” .co.uk) abbiano consacrato tali principi in precise disposizioni, relative all’interesse legittimo da parte del resistente nell’uso di domini generici; e all’irrilevanza delle precedenti dispute.